Anche la registrazione del marchio è strategica

Marchio registrato
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Una volta definita l’identità di un brand e la sua caratterizzazione, c’è un’altra fondamentale questione da valutare con molta accortezza: la sua registrazione a livello nazionale e/o estero. La procedura per regolarizzare la proprietà di un marchio, infatti, è molto articolata e va studiata con esperti del settore, che sappiano indirizzare l’impresa nelle scelte più vantaggiose.

«Quando un’azienda ha la necessità di registrare un marchio deve anzitutto capire in quali Paesi è meglio farlo» – dichiara Federico Corradini, Italian and Community Trademark Attorney / Community Design Attorney dello Studio Corradini.
Tutto dipende da come si articola il portafoglio dei brand dell’azienda, che può avere un solo marchio o diversi marchi speciali, magari destinati a paesi diversi.

«Il marchio generale è quello che di solito identifica l’azienda – spiega Corradini – e tende a essere registrato ovunque. Per quelli speciali, invece, dipende dai mercati ai quali sono destinati. Capita talvolta che alcuni brand siano destinati a un solo Paese, e non serve registrarli negli altri. Il deposito dei marchi è una delle nostre specializzazioni e la lunga esperienza in questa materia ci permette di dare assistenza e consulenza anche a livello strategico su tutte le fasi di ricerca, deposito, ottenimento e difesa di brevetti, marchi e designs in Italia e all’estero».

La decisione di intraprendere una strategia multibrand risponde in genere alla volontà di accrescere le opportunità di mercato, differenziando l’offerta con marchi e sottomarchi, che vengono abbinati a prodotti destinati a target diversi.

«Una situazione frequente in cui si decide di adottare un nuovo brand – prosegue Corradini – è la necessità di differenziare prodotti con caratteristiche più professionali di altri. In altri casi, invece, è la decisione di “imporsi” all’estero con un marchio diverso da quello usato in ambito nazionale. Le motivazioni talvolta sono legate alle differenze di prodotto vere e proprie, altre volte invece dipendono più da questioni di immagine».

Le tappe burocratiche che precedono la registrazione di un marchio sono diverse e vanno effettuate in modo molto consapevole.
«Occorre sapere anzitutto che il marchio ha una valenza territoriale – precisa Federico Corradini – La proprietà, quindi, vale solo nel o nei Paesi dove avviene il deposito. È infatti importante ricordare che il mero uso di un marchio non registrato non sempre garantisce diritti esclusivi su di esso. Vale a dire che non tutti i Paesi riconoscono il marchio non registrato. In questi paesi, se il marchio non viene registrato ma viene distribuito, la proprietà non sussiste e il proprietario non viene riconosciuto tale, con tutto ciò che ne consegue. Esistono poi modalità per coprire il brand in più Paesi attraverso una sola registrazione, per esempio si può effettuare una registrazione valida in tutta la Comunità Europea o una internazionale, che permette la scelta tra cento Paesi diversi. Questi strumenti hanno costi, vantaggi e svantaggi differenti, che vanno ben ponderati. Facciamo un esempio pratico: se voglio lanciare un marchio nei Paesi Nordici, posso farlo con entrambe queste modalità. Qual è la differenza? La registrazione europea ha un costo inferiore ma, coprendo più mercati europei, si estende a tutti, quindi se voglio esportare un brand nei Paesi Nordici, ma esiste un marchio anteriore identico o simile in altri paesi europei, non riuscirei a ottenere la registrazione nei Paesi Nordici di interesse. Registrandolo solo per i Paesi interessati, invece, il problema non sussiste. In tal senso è fondamentale elaborare una strategia di deposito, in base alle intenzioni dell’azienda: se questa vuole fare una linea di prodotti solo per determinati paesi, non ha senso registrare il marchio in altri.
I costi cambiano a seconda del Paese di destinazione e vanno quindi considerati a loro volta».

Va poi specificato che, quando si presenta una domanda di deposito di un brand, non è detto che questa venga accettata.
«Il requisito basilare perché un marchio venga accettato – dichiara Corradini – è che questo non solo non sia identico a uno precedentemente registrato, ma nemmeno simile. Pertanto devono essere effettuate ricerche di novità che richiedono tempo e devono essere seguite da esperti attraverso apposti software. E questo sia per l’elemento denominativo sia grafico».

Cosa accade se il marchio non è stato registrato?
«Anzitutto, in quei Paesi che non riconoscono il marchio non registrato, può succedere che qualcuno ne proponga uno uguale che, se regolarmente depositato, avrebbe tutti i diritti di utilizzarlo, al contrario dell’azienda che non l’aveva registrato, la quale non potrebbe in tal caso difendersi in alcun modo. Nel caso peggiore, se in un mercato si registra un brand identico a uno già in uso ma non registrato, quest’ultimo può essere denunciato per contraffazione anche per prodotti venduti in precedenza e subire il blocco d’uso del marchio stesso. Il rischio è quindi importante e può coinvolgere anche il distributore».